【5G/4G/LTEのSEP】第５回　他社SEPからの防御　②必須性の検証

知財担当者として5G/4G/LTEを担当することになると、他社から標準必須特許（Standard Essential Patent：SEP）のライセンスを求める通知とともに提示されたクレームチャートを精査し、その特許が本当にSEPなのかを検証する場面にかかわることもあります。

そのような場合には、具体的にどのように対象特許の必須性を検証すればよいのかを知っておく必要があります。

私はこれまで１０年以上にわたって移動体通信特許の権利化や係争の支援に携わり、多くの特許の必須性を検証してきましたが、必須性の検証にあたっては色々な留意事項やアクションがあります。

そこで、この第５回の記事では、他社SEPからの防御のために行う必須性の検証を掘り下げて説明します。

この記事を読めば、他社の対象特許の必須性をどのように検証すべきかを知ることができます。

なお、他社SEPからの防御の全体の流れを知りたい方は、以下の第４回の記事を読んでみてください。

１．必須性の検証とは

必須性の検証とは、「特許発明が、標準に準拠するために実施せざるを得ない発明か」の検証であり、より具体的には「クレームの発明の技術的範囲が、標準技術を包含するか」の検証です。

ここでは、標準とは、3GPP TS (Technical Specification) であり、標準技術とは、3GPP TSの技術です。

換言すると、必須性の検証とは、「3GPP TSの技術がクレームの発明に該当するか」の検証です。簡略化して言うと、必須性の検証とは、「クレームが3GPP TSの記載に合致するか」の検証とも言えます。

つまり、突き合わせるのは「クレーム」と「3GPP TS」です。相手から提示されるクレームチャートは、クレームに対応するTSの技術——どのTSの、どの箇所か——を特定するための重要な参考情報であって、それ自体が検証の対象ではありません。検証とは、クレームチャートの記載をなぞって採点する作業ではなく、クレームチャートを手がかりにTSそのものに当たり、クレームと自ら突き合わせる作業なのです。

ここで押さえておきたいのは、クレームのすべての構成要素がTSの記載に合致している（すなわち、TSの技術がクレームのすべての構成要素に該当する）ならば、そのクレームは標準必須であるということになります。

一方、クレームの一部でもTSの記載に合致しない（すなわち、TSの技術がクレームの一部には該当しない）ならば、そのクレームは標準必須ではないということになります。

そして、この必須性の検証は、次の３つのステップで行います。

1. クレームの理解
2. 3GPP TSの理解
3. クレームとTSの対応関係の理解と合致判断

以下、クレームチャートとの向き合い方を確認したうえで、検証の進め方を説明します。

２．クレームチャートの読み方——疑ってかかる

クレームチャートは、クレームを構成要素（例えば、A, B, Cなど）に分説し、各構成要素に対応する3GPP TSの箇所（具体的には、TS番号・version・セクション・引用文）を記載した対応表です。

必須性を検証する側にとって、クレームチャートから読み取るべきものは、相手が主張する対応関係です。どのTSのどの箇所を根拠としているのかが分かるため、検証すべき箇所の当たりを付けることができます。この意味で、クレームチャートは検証の出発点となる重要な参考情報です。

一方で、忘れてはならないことがあります。クレームチャートは、クレームがTSの記載に合致していると見えるように権利者側が作った文書だということです。そこに並んだ引用や対応づけを安易に信用するのではなく、疑ってかかる——これが検証の基本姿勢です。

３．検証の進め方

(1) クレームの理解

第１に、クレームそのものを正確に理解します。これは、文言解釈を含む作業です。

クレームの用語は、一読して明快に見えても、解釈に幅があることが少なくありません。文言だけで解釈が確定しない場合には、次の資料に当たります。

• 明細書内のサポートの記載——クレームの用語が明細書でどう定義され、クレームの発明がどのような実施形態として説明されているかは、文言解釈の重要な手がかりになります。
• 包袋（特に意見書の記載）——出願の過程で、権利者自身が先行技術との差異を主張するためにクレームを限定的に説明していることがあります。そのような記載は、相手がクレームを広く解釈して主張してきた場合の、有力な反論材料になります。
• なお、他国の包袋が文言解釈に役立つこともあります。対象特許の明細書や包袋だけでは文言解釈が明確にならない場合には、同じファミリー内の他国の特許について審査でどのような主張がされていたかも確認する価値があります。

(2) 3GPP TSの理解

第２に、クレームに対応するとされる3GPP TSの技術を正確に理解します。ここでの原則は、TSの記載を直接確認することです。

クレームチャートに記載されているTSの引用は、あくまで切り取られた情報です。相手に都合の良いように切り取られている可能性もあります。引用文だけを読んでクレームと対応しているように見えても、TSの原文に当たり、引用箇所の前後の文脈や、関連する他のセクション（場合によっては、関連する他のTS）まで含めて読むと、異なる姿が見えてくることがあります。TSの記載を直接確認することにより、初めてTSの技術を正しく理解することができるのです。

その際に避けて通れないのが、5G/4G/LTEの技術そのものの理解です。移動体通信の技術は専門性がかなり高く、TSを読み解くのは敷居の高い作業です。しかし、必須性の検証では、対象となる技術を十分に理解しなければ、クレームとの対応を正しく判断することはできません。

このとき、正しいversionの3GPP TSを入手することも大切です。具体的には、クレームチャートに記載された3GPP TSのversionを入手するとともに、更新による変更の可能性を考慮して同じReleaseの最新のversionも入手します。3GPP TSの入手方法は、以下の記事にて詳しく説明しています。

なお、逆方向の注意もあります。クレームチャートの不備は、直ちに必須性がないことを意味しません。引用が雑であったり対応づけに穴があったりしても、TSの別の箇所に、実際にはクレームに対応する技術が存在する可能性はあります。だからこそ、クレームチャートの穴を突いて終わりにするのではなく、TSそのものに当たって「クレームが本当にTSの記載に合致するか」の心証を固めることが、反論を堅いものにします。

(3) クレームとTSの対応関係の理解と合致判断

第３に、クレームの理解と3GPP TSの理解とを踏まえて、クレームチャートに記載されているクレームの各構成要素と3GPP TSとの対応関係を理解します。

そして、クレームの各構成要素が3GPP TSの技術に合致しているか（すなわち、3GPP TSの技術がクレームの各構成要素に該当するか）を判断し、その結果を整理します。整理の仕方としては、例えば、要素ごとに「合致あり／争点あり／合致なし」といった評価を付けていきます。

ここで知っておきたいのは、判断は白黒はっきりつくとは限らないということです。クレームの文言解釈にも、TSの規定の読み方にも幅があるため、グレー（争点あり）という結果もめずらしくありません。

もちろん、黒（合致なし）の要素が見つかれば、必須性なしを強く主張できます。しかし、黒がなくても、グレー（争点あり）の要素があれば、必須性なしを主張することはできます。検証の目的は、黒を１つ見つけて終わりにすることではなく、反論の材料を拾い集めることです。黒（合致なし）・グレー（争点あり）の積み上げが、そのまま交渉の材料の厚みになります。

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以上のような必須性の検証には、クレーム解釈のスキルと、3GPP TSを読み解く技術理解の両方が必要です。

イージスエイド特許事務所では、他社から提示されたクレームチャートに基づく必須性の検証（標準必須性評価）などを通じて、ライセンス要求を受けた企業の防御を支援しています。お困りの際は是非ご相談ください。

４．必須性がない典型パターン

実際にクレームとTSを突き合わせてみると、必須性がないケースは珍しくありません。例えば、典型的なパターンとして以下のようなものがあります。

• 対応する記載の不存在——クレームの構成要素の一部について、対応する技術がTSに存在しない。クレームチャート上でその要素の対応づけが飛ばされていたり、こじつけになっていたりするパターン。
• クレームの不当に広い解釈——クレームチャートの対応づけが、クレームの文言を不当に広く解釈して初めて成り立っている。明細書の記載や、包袋での権利者自身の限定的な主張と突き合わせると、その解釈が維持できないパターン。
• 引用の切り取り——クレームチャートに引用されたTSの記載が、前後の文脈込みで読むと、クレームとは異なる動作・条件を定めている。引用文単独では対応して見えるが、TSの原文に当たると崩れるパターン。

なお、これらとは別に、対象特許に該当する3GPP TSの機能が、必ず実装しなければならない（mandatory）ものではなく、実装が任意（optional）のものに関するものである場合があります。この場合、TSの技術を包含していれば必須性はあるという形になりますが、自社製品がその機能を実装していなければ特許侵害にはなりません。すなわち、必須性ではなく「実施」の検証が必要になります。

５．検証結果をどう活かすか

必須性の検証で拾い集めた黒（合致なし）・グレー（争点あり）の材料は、特許ごとに整理しておきます。これらは交渉の材料になります。個々の特許について必須性なしの主張を組み立てられることはもちろん、相手が多数の特許を提示している場合には、「ポートフォリオの中に必須性に疑義のある特許がこれだけ含まれている」という形で、対象特許の絞り込みや条件・料率の引き下げを、根拠をもって主張できるからです。

もっとも、交渉材料のすべてをそのまま相手にぶつけるとは限りません。どの材料を、どの順で、どこまで開示するかは、相手の出方や交渉の局面に応じた戦略的な判断になります。

交渉自体の進め方は、別の回（FRAND交渉）で解説する予定です。

まとめ

必須性の検証とは、「特許発明が、標準に準拠するために実施せざるを得ない発明か」の検証であり、より具体的には「クレームの発明の技術的範囲が、標準技術を包含するか」の検証です。
換言すると、必須性の検証とは、「3GPP TSの技術がクレームの発明に該当するか」の検証であり、簡略化して言うと、「クレームが3GPP TSの記載に合致するか」の検証とも言えます。

クレームチャートは、必須性検証の出発点となる重要な参考情報ですが、クレームがTSの記載に合致していると見えるように権利者側が作った文書であるため、安易に信用するのではなく疑ってかかるべきものです。

必須性の検証は、(1) クレームの理解、(2) TSの理解、(3) クレームとTSの対応関係の理解と合致判断、という３つのステップで行います。

必須性の検証で拾い集めた黒（合致なし）・グレー（争点あり）の材料は、交渉の材料になります。